In eerdere berichten hebben we het al gehad over de twee stappen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een VMC-certificaat::

• Een logo maken in het juiste bestandsformaato
• Voldoen aan DMARC/BIMI

Deze week behandelen we een andere, net zo belangrijke stap: het controleren of uw merklogo reeds een geregistreerd handelsmerk is en, als dat niet het geval is, een geregistreerd handelsmerk aanvragen.

Opmerking: Wij zijn geen juristen (afgezien van enkele collega’s), het is dus niet bedoeld als een uitgebreide handleiding of als juridisch advies. We willen u er gewoon aan herinneren dat deze stap moet zijn gezet voordat u een VMC kunt aanvragen.

Wat heeft een geregistreerd handelsmerk te maken met Verified Mark Certificates?

Het antwoord is simpel: een logo dat als handelsmerk is geregistreerd, is lastiger te vervalsen (ook wel ‘spoofen’ genoemd), omdat het op nationaal en internationaal niveau is goedgekeurd. De BIMI-norm schrijft bovendien voor dat organisaties hun logo als handelsmerk moeten laten registreren voordat ze een VMC kunnen verkrijgen.

Hoe weet ik of mijn logo al is geregistreerd?

Als uw bedrijf juristen in dienst heeft, kunt u die vragen of uw logo als handelsmerk reeds is geregistreerd bij een officieel merkenbureau. Als uw bedrijf geen juristen in dienst heeft, gaat u naar de website van de WIPO (World Intellectual Property Organization) en zoekt u naar het logo van uw organisatie. Als u het logo daar kunt vinden en het een geldig en actief handelsmerk blijkt te zijn, is uw logo reeds een geregistreerd handelsmerk in het aangegeven rechtsgebied.

De ‘®’ geeft aan dat dit een geregistreerd handelsmerk is

Welke merkenbureaus zijn goedgekeurd voor BIMI/VMC?

In de VMC-richtlijnen worden momenteel zeven bureaus voor intellectuele eigendom erkend:

• United States Patent and Trademark Office (USPTO),
• Canadian Intellectual Property Office,
• Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO),
• UK Intellectual Property Office,
• Deutsches Patent- und Markenamt,
• Japan Trademark Office,
• Spaans Octrooi- en Merkenbureau
• IP Australia.

Om in aanmerking te komen voor een VMC, moet uw organisatie haar logo als handelsmerk geregistreerd hebben bij een van de hierboven genoemde merkenbureaus.

We begrijpen dat deze lijst nog niet bepaald uitgebreid is en hebben dan ook een verzoek ingediend om meer merkenbureaus van de WIPO-lijst te laten toevoegen.

Mijn logo is niet geregistreerd als handelsmerk. Wat moet ik doen?

Het korte antwoord: leg het voor aan uw bedrijfsjurist.

Heeft uw bedrijf geen jurist(en) in dienst? Het is niet wettelijk verplicht, maar we adviseren u om het proces te doorlopen met een juridisch vertegenwoordiger van uw bedrijf. Dat doen wij ook.

Vervolgens moet u ervoor zorgen dat uw merk kan worden geregistreerd en het juiste bestandsformaat heeft. In de volgende video van het Amerikaanse merkenbureau wordt uitgelegd hoe u uw logo kunt voorbereiden:

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/uspto-videos/basic-facts-selecting-mark

Wanneer u zeker weet dat uw merklogo in aanmerking komt voor een handelsmerk, doet u het volgende:

1. Geef duidelijk aan welke goederen en diensten u levert. Hiermee zorgt u ervoor dat uw logo voldoet aan de voorschriften voor handelsmerken.
2. Voer een zoekactie uit in de relevante rechtsgebieden om te controleren of uw merklogo niet in strijd is met andere geregistreerde handelsmerken.
3. Verzamel de noodzakelijke persoonlijke informatie voor het invullen van de aanvraag.
4. Vul de aanvraag in (of laat dat over aan een jurist die gespecialiseerd is in handelsmerken) bij het merkenbureau van uw keuze. Houd er rekening mee dat de deadlines strak en de doorlooptijden lang zijn. Wacht dus niet te lang met het in gang zetten van dit hele proces.

Na het indienen gaat een vertegenwoordiger van het merkenbureau onderzoeken of uw merk kan worden geregistreerd als handelsmerk. Zorg dat u eventuele vragen op tijd beantwoordt; als u een deadline mist, zou uw aanvraag weleens direct geannuleerd kunnen worden.

Na verloop van tijd ontvangt u bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen (in het geval dat er bezwaren zijn).

Wat als het merkenbureau in mijn land nog niet op de lijst staat?

We kunnen alleen maar aangeven wat ons is gemeld: om uw logo te valideren voor een VMC moet dat geregistreerd zijn bij een van de hierboven genoemde merkenbureaus. We kennen niet alle details van de wetgeving in elk land en hoe het registreren van een handelsmerk daar precies verloopt. Maar wanneer uw logo als actief handelsmerk is geregistreerd door een van de momenteel erkende merkenbureaus, wordt onze validatie daarop gebaseerd.

Na de pilotperiode gaan er ongetwijfeld dingen veranderen, maar dit is de huidige stand van zaken. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.